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你知道在专利转让中签署的专利合同一般包括哪些条款吗,这篇文章适合没有过专利转让经验的朋友看看,了解签署合同有哪些形式以及合同内容,并且给出相关措施,希望对你有所帮助。
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一、合同形式
1.技术转让合同应采取比较规范的书面形式。
如涉及登记、批准等程序,则必须要书面形式。同时技术转让合同一般标的较大,不使用书面合同详细约定双方权利义务也是不合适的。
2.从受让方的角度,应尽量在签订专利权转让合同时,将涉及专利权转让登记的相关文件作为合同附件一并准备或签署。
3.对于复杂的技术转让,可以采取“主交易合同+配套合同+附件”的形式。
配套的合同可能包括:承揽定作合同、原材料采购合同、技术服务合同。因为技术转让时常常需要转让方向受让方供应设备、原材料,提供后续技术服务等。
4.可以采取“用于登记的简单合同+详细的技术转让合同”的形式。
由于专利权转让登记需要提交转让合同,实务中常常提交一份比较简单的专利权转让合同,约定专利权转让的关键条款,双方另外签署一份更加详细的技术转让合同,约定了更多的权利义务,转让方需要提供更多的服务。
此时应检查这两份合同,保持关键条款的一致,并且在详细版的技术转让合同最后,明确约定“双方签订的用于登记的专利权转让合同与本合同不一致的,以本合同为准”。
5.在专利权转让谈判过程中,前期可能会使用到保密协议及专利权转让意向书类文件。
二、合同条款
专利权无效处理相关条款
《专利法》第47条规定,宣告专利权无效的决定,对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书,已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定,以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同,不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。
依照前款规定不返还专利侵权赔偿金、专利使用费、专利权转让费,明显违反公平原则的,应当全部或者部分返还。
可见,专利权无效时,专利权转让合同并非无效或可解除,双方需要对此问题进行适当处理。一般的措施是:
1.专利权转让合同签订前,受让方应适当“尽职调查”,判断该专利权被宣告无效的可能性。
如果已经存在相关争议、诉讼在进行中,显然该专利权的转让应该考虑暂停,或者在合同中约定以专利权获得维持为先决条件。
2.合同中可以对专利权无效进行适当约定,包括:
(1)专利权转让登记前:
一般可约定,登记前被宣告无效的,受让方有权解除合同,要求退还全部费用。
(2)专利转让登记后:
可以对转让费用退还作出约定,退还费用的比例可以与专利权被宣告无效的时间。时间越早,退还费用越高。
(3)转让人恶意的界定:可以考虑将转让方未披露已知的可能影响专利权效力的纠纷、权利冲突作为转让人恶意的表现。
延伸讨论:专利申请权转让合同的特殊性
专利申请权转让也是技术转让的一种,从合同起草审查的角度,专利申请权转让合同与专利权转让合同很类似。两者的主要区别在于:专利申请权很可能被驳回,也就无法获得专利权,合同中需要对此问题进行专门约定。
1.相关规定。
《技术合同司法解释》第23条规定,专利申请权转让合同当事人以专利申请被驳回或者被视为撤回为由请求解除合同,该事实发生在依照专利法第十条第三款的规定办理专利申请权转让登记之前的,人民法院应当予以支持;发生在转让登记之后的,不予支持,但当事人另有约定的除外。
专利申请因专利申请权转让合同成立时即存在尚未公开的同样发明创造的在先专利申请被驳回,当事人依据民法典第五百六十三条第一款第(四)项的规定请求解除合同的,人民法院应当予以支持。
2.合同中的处理措施。
对于转让登记之前的专利申请补充驳回、被视为撤回,可约定作为解除合同条件,并要求退还全部费用。
对于转让登记之后的专利申请被驳回,一般有不退还和部分退还两种模式。当然合同中也可以约定,受让方取得专利权之后再支付后期费用,未取得专利权则无需支付后期费用。